대학으로부터 기술이전을 받은 기업이 기술이전 계약 후 기술료를 납부하는 경우는 착수료(Initial Payment) 또는 고정기술료(Fixed Royalty)를 분납하는 경우와 경상기술료(Running Royalty)를 적용하는 두 가지 형태가 있습니다.

기술료를 분납하는 경우에는 기술이전 계약 체결 시 지급이행보증보험증권을 받거나 은행도 약속어음을 받는 방법이 있으며, 가장 안전한 방법은 지급이행보증보험증권을 받으면 이전기업이 부도가 나도 기술료를 확보할 수 있는 장점이 있으나 이전기업은 수수료를 부담하게 되어 협상의 어려움이 있을 수 있습니다. 또한 대학에서 보유기술을 이전하고 기술료 납부 조건으로 기술실시 기간 동안 경상기술료(Running Royalty)를 정기적으로 납부하기로 했다면 기술료 징수를 위한 사후관리가 필요합니다.

기술이전계약 조건이 경상기술료를 적용하는 것이라면 이전기술의 사후관리를 위해 반드시 매년 정기적으로 상용화 실태보고서를 제출하도록 하고, 대학 또는 대학이 위임하거나 지정하는 제3자로 하여금 기술이전 기업에 방문하여 현장 실태조사를 할 수 있도록 그 권한을 기술이전계약서에 명시해야 될 것입니다. 대학 등 공공연구기관으로부터 기술을 이전 받은 많은 기업들이 매출에 따른 경상기술료를 자발적으로 납부하지 않기 때문에 기술이전 기업의 실시여부를 지속적으로 모니터링하고 경상기술료를 징수할 수 있도록 이전기술을 활용한 제품 카탈로그, 제품홍보 기사 등 이전기술을 이용한 제품의 매출 관련 정보를 사전에 입수하는 것이 중요합니다.
 
기술료 징수를 위한 현장실사는 TLO 담당자가 우선 방문하여 상용화 실태를 조사하고 기술료를 납부하도록 하면 되나, 대부분 기업에서는 대학 기술을 사용하지 않고 새로 개발하여 적용한 것이라 기술료를 납부할 수 없다고 할 경우에는 기술개발자, 계약담당자, 변리사, 공인회계사가 팀을 이루어 실사하는 것이 필요합니다. 현장실사는 이전기술에 대한 제품 확인, 매출원장, 납품계약서, 세금계산서를 보고 매출액을 확인하여 경상기술료를 계산하면 됩니다. 기술을 이전받은 기업이 기술료를 납부하지 않을 경우 계약서에 명시한 분쟁 해결방법에 따라 법적인 방법으로 기술료를 징수할 수 있을 것입니다. 이때에도 즉시 법원에 제소하기보다 문서로 기술료를 납부하지 않을 경우 기술이전 계약서에 따라 법적 조치를 취할 것임을 문서(등기우편)로 보내고, 기업방문 등을 통한 해결 방법을 모두 동원하여 노력하는 것이 중요합니다.

이러한 노력에도 불구하고 해당기업이 기술료를 납부하지 않을 경우 법적 조취를 취하겠다는 문서를 내용증명으로 보내고 법적 조취를 취하면 됩니다. 이때 해당 기업 계약서상에 대한상사중재원의 중재판정으로 분쟁해결을 할 것인지 지방법원의 판결에 의할 것인지는 계약체결 시 당사자의 의견을 고려하여 정하면 됩니다. 대학이 기업과 분쟁을 하는 것을 외부에 밝히지 않고 비밀을 유지하는 것이 유리하다고 판단되면 중재로 분쟁을 해결하는 것이 좋습니다. 법정분쟁으로 가지 않고 중도에 계약을 해지하는 경우에는 이전한 기술(도면, 시제품, S/W, 기술문서 등)을 회수하고 향후 해당기술을 사용할 경우 민형사상 책임을 지도록 하는 문서를 내용증명으로 보내는 것이 좋습니다.

경상기술료를 적용하는 경우에는 계약서에 현장실사 결과 매출액을 고의로 누락시킨 것으로 판명되면 기업이 실사비용을 부담하고 지연이자를 지급해야 된다는 의무조항을 명시하시면 도움이 됩니다. 또한 기술이전 사후관리 인력이 부족한 경우에는 경상기술료 징수를 대행해주는 기업을 활용할 수도 있습니다.

기술이전 계약서를 작성한다는 것은 이미 주요 계약조항에 대해 기업과 대학이 합의에 도달하였다는 것을 의미합니다. 여기서 주요 조항이라 함은 이전 대상이 되는 기술과 기술이전 방식, 기술료와 그 지급 방법 등이 될 것입니다. 주요 조항에 대한 합의가 이루어지고 나면 양 당사자는 어느 한쪽이 계약서 초안을 작성하여 상대방에게 제시하고 이를 수정해 나가면서 최종 계약서를 완성하는 절차를 밟게 됩니다.

이 때 계약서 초안을 먼저 작성하는 쪽이 일반적으로 유리하다고 봅니다. 기술이전 주요 조항에 대한 합의가 이루어진 마당에, 나머지 조항 하나하나의 문구에 시비를 따지고 들어간다는 것은 다소 부담스러운 일이라서 보통 한두 가지 조항에 대해 추가 수정을 거친 후 계약서를 완성하게 됩니다. 따라서 대학은 가급적 대학의 표준계약서를 수정하여 계약서 초안을 완성하고 이를 기업에 먼저 제시하는 것이 좋습니다. 익숙하지 않은 기업 측의 계약서 초안은 그 형식과 내용, 단어사용이 낯설어 검토 및 수정에 훨씬 많은 시간과 노력이 소요되기 마련입니다.

대학의 표준계약서를 사용하지 않고 기업 측에서 계약서 초안을 작성한 경우, 계약서 전문에 대해 세세하게 검토해 봐야 합니다. 기업에서 제시하는 기술이전 계약서는 대학 산학협력단으로서는 결코 수용해서는 안 되는 불공정 조항들이 포함되어 있는데, 이러한 조항에 대해서는 단호하게 대처하여 수정을 요구해야 합니다.

[‘기술에 대한 침해 보증’조항]
대학(을)은 이전 대상이 되는 기술을 기업(갑)이 실시함에 있어, 제3자의 지적재산권을 침해하지 않음을 보증하며, 계약일 이후 제3자로부터의 권리 침해 분쟁이 발생할 경우, 을의 책임 하에 분쟁을 해결하고, 그에 따른 비용은 을이 부담하며, 분쟁결과 제3자의 권리를 침해한 경우, 그에 따른 갑의 손해를 전부 배상하여야 한다.

기술에 대한 침해 보증이라는 것은 특허등록 이후에도 확신할 수 없으며, 특히 출원 중인 기술일 경우에는 특허의 비공개 기간(1년 6개월)을 감안한다면 결코 있을 수 없는 일입니다. 기업에서 제품을 생산하여 판매까지 개시된 이후 분쟁이 발생한다면 엄청난 규모의 손해배상이 요구될 수도 있는 일이므로 산학협력단이나 대학에서 결코 보증해서는 안 됩니다. 상기와 같은 조항을 기업에서 강력하게 요구할 경우, 기술보증의 불가함을 논리적으로 잘 설명하고 이해시켜야 하며, 최악의 경우에도‘고의적으로 침해한 경우’라는 문구를 삽입하여 위험을 회피해야 합니다.

기술이전 계약이라는 것이 워낙 가변적인 요소가 많고, 기술공급자와 기술수요자의 상황에 맞게 설계를 하고 각 조항들을 변형할 수 있으며, 상호 합의에 의해 추가할 수도 있습니다. 정형화된 틀에 맞추지 않고 양 당사자 간의 합의에 의해 유연하게 대처할 수 있을 때 기술이전을 위한 협상력은 높아질 것이며, 기술이전 계약서는 협상에서 합의된 내용을 반영하고, 합의사항이 지켜질 수 있도록 절차와 과정을 서술하는 것이라고 보면 됩니다. 대학에서는 표준기술이전계약서를 사용하는 것을 원칙으로 하고, 그렇지 못할 경우 아래의 기술이전 계약 체크리스트를 활용하여 계약서를 검토하면 도움이 될 것입니다.

『부가가치세법』에서 과세대상을 재화, 용역의 공급, 재화의 수입으로 정의하고 있습니다.

[『부가가치세법』: 제1조(과세대상)]

제1조(과세대상)
① 부가가치세는 다음 각호의 거래에 대하여 부과한다. 1. 재화 또는 용역의 공급 2. 재화의 수입

기술료가 재화 또는 용역의 공급에 해당된다고 보았을 때, 부가세 면세에 해당하는 조목이 따로 있습니다.

[『부가세법』: 제12조(면세)]
제12조 (면세) ① 다음 각호의 재화 또는 용역의 공급에 대하여는 부가가치세를 면제한다. 16. 종교, 자선, 학술, 구호 기타 공익을 목적으로 하는 단체가 공급하는 재화 또는 용역으로서 대통령령이 정하는 것.
또한 대통령령이 정하는 것은『부가가치세법』시행령 제37조에 자세하게 나와 있습니다.

[『부가가치세법』 : 시행령 제37조]

제37조 종교, 자선, 학술, 구호 단체등이 공급하는 재화의 범위
법 제 12조 제 1항 제 16호에서 “대통령령이 정하는 것”이란 다음 각 호의 것을 말한다(2008.2.22 개정) 1의 2. 학술연구단체 또는 기술연구단체가 학술연구 또는 기술연구와 관련하여 공급하는 재화 및 용역(『산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률』에 따라 설립된 산학협력단이 제공하는 연구용역의 경우에는 2008년 12월 31일까지 제공하는 것에 한한다) (2006. 2. 9 신설)

그렇다면 기술이전이 산학협력단이 제공하는 연구용역으로 볼 것인가 아니면 일반적인 재화의 공급으로 볼 것인가에 대한 의문이 생깁니다. 대부분의 사립대학은 재화의 공급으로 판단하여 부가세 면세를 하고 있지 않습니다. 다만 일부 국립대학의 경우 연구용역의 형태로 판단하여 부가세 면세를 하고 있는 경우도 있습니다.

일반대학회계에 익숙해져 있어 기업회계를 준용하는 산학협력단의 회계처리에 혼란이 있을 수도 있습니다만, 각 대학의 현실에 맞게 면세가 유리한지 아닌지에 대한 판단을 해야 합니다. 부가세는 전부 납부하는 것이 아니라 매입 세금계산서의 부가세만큼 환급받을 수 있습니다.

추가적으로『부가가치세법』시행령 37조에도 나와 있듯이 산학협력단의 부가세 면세의 기간이 2008년 12월 31일까지입니다. 기술료 수입뿐만 아니라 많은 대학들이 수행하고 있는 산학협력연구과제의 경우도 현재 면세처리를 할 수 있는 근거가 있지만 한시적 조항(2008년 12월 31일)이 연장되지 않는 한 모든 과제에 대하여 세금계산서를 교부해야 할 것입니다. 미리 준비하여 산학협력단의 혼란의 최소화하고 또한 부가가치세를 잘 활용하여 산학협력단의 재정에도 도움이 될 수 있는 방법을 고민하는 것도 기술이전 전담자로서의 역할이기도 합니다.

대학에서 기술이전업무가 시작된 이래 가장 많은 질문과 해석이 오고 간 문제입니다. 초창기 직무발명에 대한 보상금으로 발명자가 받게 되는 기타소득이 비과세냐 아니냐의 문제부터 등록특허와 등록특허 이외의 기술이전인 경우에 대한 과세의 차이, 산학협력단이 설립된 이후에는 교수가 산학협력단의 종업원이냐 아니냐 등 세금 문제는 계속 대두되어 왔습니다. 비과세 여부를 판단하기 위해서는 먼저 『소득세법(12조)』와 그 『시행령(18조)』을 찾아봐야 합니다.

[『소득세법』: 제12조 (비과세 소득)]

제12조 (비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대하여는 소득세를 과세하지 아니한다.
5. 기타소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득 라. 종업원의 직무와 관련된 우수발명으로서 대통령령으로 정하는 것에 대하여 지급되는 다음의 보상금
① 종업원이『발명진흥법』제15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금
② 대학의 교직원이 소속 대학에 설치된『산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률』에 따른 산학협력단으로부터 같은 법 제32조에 따라 받는 보상금

[『소득세법 시행령』: 제18조 (비과세되는 기타소득의 범위)]

제18조 (비과세되는 기타소득의 범위)
②법 제12조제5호 라목에서 “대통령령으로 정하는 것”이란『발명진흥법』에 따른 직무발명을 말한다.

『소득세법』과 그『시행령』에서 비과세되는 기타소득의 종류에『발명진흥법』에 따른 직무발명 중 종업원의 우수발명에 대한 보상금은 비과세라고 되어 있으며, 산학협력단이 이와 관련하여 교직원에게 지급하는 보상금 또한 비과세라고 명시하였습니다.『발명진흥법』은 발명의 종류에 특허, 실용신안, 디자인으로 한정하고 있습니다. 따라서 산학협력단이 교직원의 특허, 실용신안, 디자인의 직무발명에 대해 지급하는 보상금은 비과세라 할 수 있습니다.

다만 여기서 우수발명을 어떻게 해석해야 하는지가 남아 있습니다. 이와 관련하여 출원 중인 특허의 보상금에 대한 비과세 여부를 묻는 질의가 있었고 그에 대한 답변으로 고시된『재경부 예규』를 보면 다음과 같습니다.

종업원 등의 직무와 관련한 발명 등이 특허 출원중이거나 출원심사결과 특허 등록되지 않은 경우에, 사용자 등이 동 직무관련발명 등과 관련하여 종업원 등에게 지급한 보상금은 소득세법 제12조 제5호 라목의 비과세되는 기타소득에 해당하지 않음 (2002.12.30일자 재소득 46073-181)

『소득세법』과 그『시행령』,『발명진흥법』과『재경부 예규』를 종합해 볼 때, 현재 명확하게 비과세 할 수 있는 기타소득은 대학의 교직원이 직무발명을 하였고, 그 발명을 특허, 실용신안, 디자인으로 등록된 경우에 한정됩니다. 따라서 출원하고 등록되지 않았거나 아예 출원하지 않은 노하우 등에 대한 보상금은 과세해야 한다는 것이 재경부의 입장입니다.

최근 기술이전 흐름을 보면 출원 중인 특허의 기술이전이 활발하게 일어나고 그에 따른 보상금 지급이 발생하고 있습니다. 출원 중에 지급하는 보상금은 과세하고, 등록이후에는 비과세해야 한다는 현재의 방식은 불합리하기 때문에 실무자로서는 고민이 아닐 수 없습니다. 일부 대학에서는 이런 경우, 출원 중인 특허에 대해 우선심사를 청구하여 빠른 시일 내에 등록케 하고, 등록 이후 보상금을 지급하여 보상금 전액을 비과세 처리 하고 있습니다.

사실 종업원의 우수한 발명을 등록 특허로 한정시킨 『재경부 예규』는 무리가 있습니다. 발명은 발명한 때부터 발명으로 인정해야 하며, 백번 양보한다 하더라도 특허, 실용신안, 디자인으로 출원한 경우에는 명확히 비과세 처리되어야 한다는 것이 TLO의 입장입니다. 이 문제에 대해서는 향후에도 지속적으로 재경부에 건의하여 수정하여야 할 것입니다.

이러한 논란을 없애고, 대학의 산학협력 정책을 장려하여 국가 기술경쟁력을 강화하기 위해서는『소득세법』제12조의 라목 ②호를 마목으로 이동하여 대학의 교직원이 산학협력단으로 부터 받는 전체 보상금에 대해 비과세한다면 더욱 좋을 것입니다.

Q. 기술이전 협상 시 기술정보 공개범위 및 보호방법은?

A : 기술의 비밀유지는 특허등록 이전 단계, 시제품에 대한 비밀유지 단계, 특허등록 단계, 특허등록 이후 단계로 나누어 비밀유지계약의 범위를 설정하는 것이 좋습니다. 등록 이전 단계는 새로운 기술에 대하여 발명의 우수성이나 시장성 판단을 목적으로 다른사람에게 기술조사나 시장분석 등의 자문을 구하기 위해 공개하는 경우로서 신규성이 저해되지 않도록 비밀유지를 조건으로 공개한다는 점을 확인받는 예방조치가 필요합니다. 시제품 생산의 경우, 전문적 기술자에게 의뢰하는 경우가 많으므로 이런 용역과정에서 발명에 대한 비밀이 누설되지 않도록 주의하여야 합니다. 특히 기술이전의 원활한 진행을 위하여 시제품의 관찰이나 사용을 허락하는 경우에도 그 범위 및 조건 등을 명확히 할 필요가 있습니다. 특허가 이미 등록된 경우도 마찬가지로, 특허청구항에 반영되어 있지 않은 기술기밀 등을 설명할 때에는 그 범위와 제한 조건들을 반드시 설정해야 합니다.

[비밀유지계약서의 주요내용]
◎ 각서의 수령인
◎ 비밀유지의 주체(대표자, 임직원, 주주 등)
◎ 비밀유지의 대상이 되는 기술의 범위 ◎ 향후 제공 기술정보의 사용금지 확약
◎ 비밀유지 불이행의 손해배상 책임

Q. 기술이전시 주의해야 할 사항은 무엇인가요?

A :
◦소유 또는 이전할 수 있는 권한을 가진 기술이어야 합니다.
– 거래되는 기술로 제조되는 제품이나 제조기술의 노하우, 특허권 또는 사용권을 소유한 것을 제3자에게 객관적인 방법으로 증명할 수 있어야 합니다.

◦기술을 소개한다고 기술을 이전하면 안됩니다. 예상 외로 인식과 경험부족으로 기술소개 단계에서 기술이 유출되는 경우가 많습니다. 계약이 서명되기 전까지는 기술의 소개 즉, 맛보기 정도만 해야지 거래되어야 하는 기술이 이전되어서는 절대로 안됩니다. 기술소개 단계에서 기술이 이전되면 계약이 되지 않거나 제값 받기가 쉽지 않습니다.

◦기술은 고부가 상품으로 인식하고 보호되면서 판매되어야 합니다. 기술은 지식재산권의 허여와 연관하여 도면, 매뉴얼, 노트, 규격서 등의 기술 자료와 기술 인력에 의해 표현되고 전달되는 것입니다. 일반적인 상품은 제 값을 받은 후 물건이 인도되지만, 기술은 인식의 차에 의해 제값 못 받고 이전되는 경우가 많습니다. 기술이전 계약이 서명될 때까지는 기술을 소개만 하여야 합니다.

◦기술 소개서를 잘 준비 하여야 합니다.
 
◦정확하고 구체화된 가격산출 방법이 마련되어야 합니다.

◦기술 거래는 비밀유지 의무에 서명한 후 협의 진행하고 서면 기록을 준비합니다.

Q. 기술이전은 어떤 종류가 있습니까?

A :
1) 양도 : 특허권의 권리 모두를 양도하는 경우
2) 전용실시권 : 특허권자가 그 특허발명에 대하여 기간·장소 및 내용의 제한을 기하여 다른 사람에게 독점적으로 허락한 실시권
3) 통상실시권 : 특허권자나 의장권자가 아닌 제3자가 허락이나 법률규정 또는 설정행위를 통하여 정해진 시간적·장소적·내용적 제약의 범위 안에서 특허발명·등록실용신안·등록의장 등을 업으로 실시할 수 있는 채권적 권리

Q. 기술이전의 종류는 어떤 것이 있습니까?

A : 대학 기술이전의 유형은, 기술매매, 라이센스, 노하우 이전, 기술자문 및 지도, 기타 등이 있을 수 있습니다. 대학 기술이전의 기본적 형태는 기술매매와 라이센스 방식이지만 기술자문 및 기술지도 기타의 방법을 적절히 활용하면 더욱 더 효과적일 수 있습니다. 가장 중요한 것은 매매와 라이센스, 특히 전용 및 통상의 실시권의 경우에는 해당 지식재산의 기술내용, 사업성 및 가치에 따라 TLO 및 연구자가 협의하여 그 실시의 형태를 결정하는 것입니다. 기술자문 및 지도는 해당 사안별로 기술에 대한 상담과 문서, 기업의 애로기술 해결을 위해 기초지식, 과학원리 등을 지도하는 것으로서 비슷한 범주로 다룰 수 있습니다.

1) 기술이전의 종류
☞ 기술매매(양수,양도) 매매 형태로 이루어지는 기술이전으로서 기술도입자가 대가를 지불하고 특허권 등의 권리를 명의이전 받음으로써 계약완료
☞ 라이센스 허여
 # 전용실시권 기술공급자와 기술도입자의 계약에 의하여 실시권의 범위내에서 당해 특허기술을 독점적으로 사용할 수 있는 권리로서 특허권자도 기술을 업으로 사용할 수 없음
# 통상실시권 기술공급자와 기술도입자의 계약에 의하여 실시권의 범위내에서 당해 특허기술을 비독점적으로 사용할 수 있는 권리로서 특허권자는 제3자에게 별도의 통상실시권 허여 가능 ☞ 기술과 관련된 경영자원과 함께하는 이전방식 기술을 거래함에 있어 그와 관련된 자본, 경영노하우, 설비, 핵심부품 등 관련 경영자원을 함께 거래하는 방식

☞ 기술력 보유기업 또는 자산의 M&A 방식 기술을 보유한 기업 전체를 매수하는 방식(M&A의 결과 자산을 매각하는 회사는 사라지게 됨)
 
☞ 기술자문 및 지도와 연계한 거래방식 기술자 파견 등을 통해 기술자문 및 지도를 라이선스 거래와 연계하는 방식

☞ 기 타 기술 자료의 매매에 의한 거래방식, 기술제휴에 의한 협력, 공동연구, 생산제휴 등

2) 단위연구계약에 의한 Know-how 기술이전 : 기업체와의 연구계약 중 추가적으로 연구기간 및 완료 후에 발생할 기술에 대하여 이전하는 경우(통상적으로 연구계약과 동시에 이루어짐)

흔히들 협상이란 의견 차이를 좁혀가면서 합의를 도출해 나가는 과정이라고도 하고, 협상 당사자 쌍방 혹은 다수가 WIN-WIN 하는 것이라 말하기도 합니다. 그로 인해 양 당사자가 협상을 했다는 것 자체가 이해관계가 일정정도 일치했다라고 볼 수 있으므로 그 쌍방의 이해의 폭을 좁힌다는 측면에서 접근한다면 더 효율적인 기술이전 협상이 될 수 있습니다.

반면 협상을 진행함에 있어서 깨진다는 말들을 많이 합니다. 협상의 대원칙은 협상을 깨뜨리지 않고 어떻게든 각각의 요구조건과 사항들을 점검 또는 수정해 가며 최종합의 지점까지 간다는 것입니다. 그러나 이러한 원칙에도 불구하고 협상이 깨지는 가장 큰 이유는 협상의 목표를 상호 잘못 설정하였기 때문이라 할 수 있습니다.

대학의 기술이전 업무에 있어서의 협상의 주체에 대해 여러 기술이전 사례들을 보면 발명자의 의사를 토대로, 학교정책 결정자들의 영향아래 대학 TLO가 협상을 진행합니다. 또한 기업 측에서는 기술개발실을 포함한 연구실, 그리고 기획실, 전략사업본부, 혹은 대표이사, 회장 등 다양한 조직에서 협상을 이끌게 됩니다. 협상에 임하는 쌍방의 조직과 모든 구성원들의 이해관계에 따라 협상이 진행되는 것입니다.

중요한 사실은 협상의 핵심 Key를 누가 쥐고 있느냐에 따라 협상의 결과는 달라질 수 있다는 것입니다. 기술이전 금액과 기술이전 범위들을 모두 연구자가 다 지정하여 TLO로 신고하는 경우와, 해당 발명자는 기술의 내용만 접근하고 기술이전의 조건과 범위는 TLO가 처리하는 경우가 있을 수 있습니다.

먼저 연구자가 기술이전의 모든 범위와 기업을 선택한 경우 TLO는 해당기술의 적정가치여부를 두고 고민하게 됩니다. 좀 더 좋은 조건으로 계약할 수 있지만 이미 연구자가 결정한 상태이기 때문에 어쩔 수 없이 계약을 진행하는 경우가 많기 때문입니다. 또한 TLO가 각종 전시회 및 상담회를 통하여 유망 수요기업을 발굴하였지만 연구실의 도움이 없어 계약진행을 중간에 멈추는 경우도 있습니다. 이 두 가지의 경우, 합리적이고 원활한 계약으로 이끌 수 있는 방법을 TLO가 준비해야 합니다.

기술이전절차의 초기단계인 기술이전 전략을 수립할 시기에 이미 내부 연구자와 TLO의 사전 의사소통 및 조율이 가장 핵심적이고 중요한 사항입니다. 기업과의 협상 시 연구자와 TLO 내부에 의견차이가 있다면 협상에 불리할 수밖에 없습니다. 연구자는 기술의 내용과 범위에 대한 조율을 하고, TLO는 기술료의 산정과 실시기간 등의 조율 등 기술이전 시 필요한 체크리스트에서 주협상자를 사전에 설정하는 것이 바람직합니다. 단순히 협상의 범위와 주도권만을 설정하는 것에서 그치는 것이 아니라 대학 TLO와 연구자의 신뢰 형성이 중요합니다. 연구실 방문과 연구자 면담 등을 통하여 신뢰도를 높이고, 협상에서 연구자와 TLO의 멋진 팀플레이가 도출될 수 있도록 지속적인 관계형성에 TLO가 더욱 더 매진해야 할 것입니다.

기술계약과 단순사업화에 마음이 앞서 연구자와 연구실의 신뢰 형성 없이 업무를 진행한다면, 결국 그 계약은 포기하는 편이 나을지도 모릅니다. 연구자와 기업이 TLO를 찾아오기 이전에 우수한 연구결과 창출을 유도하고 사업화를 고려한 권리확보에 힘쓰는 일이 먼저 선행되어야 합니다.

TLO 담당자들이 기술이전 업무를 수행하다 보면 기업체로부터 많이 받게 되는 질문 중에 하나일 것입니다. 갑자기 연락을 해와서 공과대학 모교수의 A 특허기술은 얼마냐고 물어봅니다. 선뜻 대답하기 곤란한 질문입니다. 대학의 특허기술 하나하나에 권장 소비자가를 표시해 놓을 수만 있으면 더할 나위 없이 좋겠지만 특허기술에 값을 매긴다는 일은 언뜻 생각해 봐도 그리 쉬운 일은 아닙니다. 그렇다고 한 건당 2~3천만 원의 비용이 든다는 기술가치평가를 모두 의뢰해서 기술의 가치(가격)를 알아본다는 것은 TLO의 예산도 문제이거니와 평가비용보다 적은 금액으로도 특허기술이 많이 이전되고 있는 현실에 비추어 볼 때 쉽게 선택할 수 있는 길은 아닙니다.

상황이 이렇다 보니 특정 기술에 관심을 표한 기업을 만나서 기술에 대한 검토가 일정수준 진행되었을 경우, 대학과 기업의 담당자는 서로 상대방에게 먼저 기술료를 제시하라고 미루거나 상대방이 생각하는 가격 수준을 알아내기 위해 눈치 작전을 펼치기도 합니다. 실제 대학의 특허기술이 거래되는 가격을 보면 적게는 수백만 원 단위에서부터 많게는 수십억 원 단위까지 그 편차가 매우 큰 편입니다.

합리적인 기술료를 결정하기 위해서는 해당 기술이 사업화 되었을 때 창출할 것으로 기대되는 미래의 수익을 현재가치로 환산한 금액이 될 것입니다. 그러나 기술을 팔고자 하는 대학과 기술을 사고자 하는 기업 어느 쪽도 객관적인 자료나 근거를 가지지 못한 채 가격협상에 임하고 있는 것이 현실입니다. 그렇게 수요 공급의 원칙으로 밀고 당기는 과정을 거쳐 적정선에 합의하고 있으며, 기술료를 산정하고 협상하는 구체적인 방법과 과정은 케이스별로 다릅니다. 다만 대학의 입장에서 참고할 만한 몇 가지 사항이 있습니다.

첫째, 기술료 금액이 대학과 기업 모두 수억 원 단위 이상을 예상하는 건이라면 상호 합의하에 믿을 만한 제3의 평가기관에게 기술가치평가를 의뢰하여 평가된 금액을 하나의 기준으로 삼는 것이 좋습니다. 기술가치평가 보고서에는 가격결정 과정에 사용한 데이터와 근거가 모두 포함되어 있으니 객관적이고 논리적인 가격 협상을 가능하게 해 줍니다. 가치평가에 소요되는 비용은 대학과 기업이 공동 부담하도록 사전에 합의하는 것이 좋습니다.

둘째, TLO 담당자의 입장에서 특허의 주 발명자인 교수님의 의견을 반드시 참고하여야 합니다. 교수님은 해당 기술 분야의 전문가이고, 당해 기술이 시장에 미칠 수 있는 파급력을 가장 잘 이해하고 계시는 분입니다. 또한 기술료 수입 발생 시 최고 지분을 확보하고 있는 이해 당사자로서 본인이 생각하고 있는 기대치가 있습니다. 따라서 교수님과의 내부 상담을 통해 희망 기술료 최저치를 반드시 확인하고 기업과의 협상에 임해야 할 것입니다.

셋째, 해당 특허기술이 개발된 연구개발비를 확인해 보시기 바랍니다. 기술가치평가 없이 대학에서 제시할 수 있는 가장 객관적인 자료는 해당 기술을 개발하는데 투입된 연구비일 것입니다. 이 때 대학 연구비에는 대부분 해당 교수님들의 인건비가 포함되어 있지 않음을 유념하기 바랍니다. 투입 연구비에 대한 자료를 준비해서 기업에 제시한다면 유용한 협상 자료가 될 것입니다.

넷째, 기업에서 지불 가능한 금액이 대학의 희망에 미치지 못한다고 포기해서는 안 됩니다. 대부분 기업이 처음에는 특허 양도를 희망하고 있지만 대학에서 선뜻 양도에 동의할 만큼 현금을 지불하려고 하지는 않습니다. 이런 경우에는 실시권을 허여하는 라이센스 계약을 적극 활용하기 바랍니다. 라이센스 계약의 경우, 선급기술료와 경상기술료를 합한 금액이 전체 기술료가 되는데 선급기술료를 적게 받는 대신 경상기술료를 높게 책정할 수 있으며, 경상기술료에 최저기술료를 적용한다면, 대학은 적정 기술료를 보장받게 됩니다. 실시권의 허여 범위(지역, 응용제품 등)를 기업 상황에 맞게 제한하여 부여하는 방식도 참조 바랍니다.