Q. 기술이전 협상 시 기술정보 공개범위 및 보호방법은?

A : 기술의 비밀유지는 특허등록 이전 단계, 시제품에 대한 비밀유지 단계, 특허등록 단계, 특허등록 이후 단계로 나누어 비밀유지계약의 범위를 설정하는 것이 좋습니다. 등록 이전 단계는 새로운 기술에 대하여 발명의 우수성이나 시장성 판단을 목적으로 다른사람에게 기술조사나 시장분석 등의 자문을 구하기 위해 공개하는 경우로서 신규성이 저해되지 않도록 비밀유지를 조건으로 공개한다는 점을 확인받는 예방조치가 필요합니다. 시제품 생산의 경우, 전문적 기술자에게 의뢰하는 경우가 많으므로 이런 용역과정에서 발명에 대한 비밀이 누설되지 않도록 주의하여야 합니다. 특히 기술이전의 원활한 진행을 위하여 시제품의 관찰이나 사용을 허락하는 경우에도 그 범위 및 조건 등을 명확히 할 필요가 있습니다. 특허가 이미 등록된 경우도 마찬가지로, 특허청구항에 반영되어 있지 않은 기술기밀 등을 설명할 때에는 그 범위와 제한 조건들을 반드시 설정해야 합니다.

[비밀유지계약서의 주요내용]
◎ 각서의 수령인
◎ 비밀유지의 주체(대표자, 임직원, 주주 등)
◎ 비밀유지의 대상이 되는 기술의 범위 ◎ 향후 제공 기술정보의 사용금지 확약
◎ 비밀유지 불이행의 손해배상 책임

Q. 기술이전시 주의해야 할 사항은 무엇인가요?

A :
◦소유 또는 이전할 수 있는 권한을 가진 기술이어야 합니다.
– 거래되는 기술로 제조되는 제품이나 제조기술의 노하우, 특허권 또는 사용권을 소유한 것을 제3자에게 객관적인 방법으로 증명할 수 있어야 합니다.

◦기술을 소개한다고 기술을 이전하면 안됩니다. 예상 외로 인식과 경험부족으로 기술소개 단계에서 기술이 유출되는 경우가 많습니다. 계약이 서명되기 전까지는 기술의 소개 즉, 맛보기 정도만 해야지 거래되어야 하는 기술이 이전되어서는 절대로 안됩니다. 기술소개 단계에서 기술이 이전되면 계약이 되지 않거나 제값 받기가 쉽지 않습니다.

◦기술은 고부가 상품으로 인식하고 보호되면서 판매되어야 합니다. 기술은 지식재산권의 허여와 연관하여 도면, 매뉴얼, 노트, 규격서 등의 기술 자료와 기술 인력에 의해 표현되고 전달되는 것입니다. 일반적인 상품은 제 값을 받은 후 물건이 인도되지만, 기술은 인식의 차에 의해 제값 못 받고 이전되는 경우가 많습니다. 기술이전 계약이 서명될 때까지는 기술을 소개만 하여야 합니다.

◦기술 소개서를 잘 준비 하여야 합니다.
 
◦정확하고 구체화된 가격산출 방법이 마련되어야 합니다.

◦기술 거래는 비밀유지 의무에 서명한 후 협의 진행하고 서면 기록을 준비합니다.

Q. 기술이전은 어떤 종류가 있습니까?

A :
1) 양도 : 특허권의 권리 모두를 양도하는 경우
2) 전용실시권 : 특허권자가 그 특허발명에 대하여 기간·장소 및 내용의 제한을 기하여 다른 사람에게 독점적으로 허락한 실시권
3) 통상실시권 : 특허권자나 의장권자가 아닌 제3자가 허락이나 법률규정 또는 설정행위를 통하여 정해진 시간적·장소적·내용적 제약의 범위 안에서 특허발명·등록실용신안·등록의장 등을 업으로 실시할 수 있는 채권적 권리

Q. 기술이전의 종류는 어떤 것이 있습니까?

A : 대학 기술이전의 유형은, 기술매매, 라이센스, 노하우 이전, 기술자문 및 지도, 기타 등이 있을 수 있습니다. 대학 기술이전의 기본적 형태는 기술매매와 라이센스 방식이지만 기술자문 및 기술지도 기타의 방법을 적절히 활용하면 더욱 더 효과적일 수 있습니다. 가장 중요한 것은 매매와 라이센스, 특히 전용 및 통상의 실시권의 경우에는 해당 지식재산의 기술내용, 사업성 및 가치에 따라 TLO 및 연구자가 협의하여 그 실시의 형태를 결정하는 것입니다. 기술자문 및 지도는 해당 사안별로 기술에 대한 상담과 문서, 기업의 애로기술 해결을 위해 기초지식, 과학원리 등을 지도하는 것으로서 비슷한 범주로 다룰 수 있습니다.

1) 기술이전의 종류
☞ 기술매매(양수,양도) 매매 형태로 이루어지는 기술이전으로서 기술도입자가 대가를 지불하고 특허권 등의 권리를 명의이전 받음으로써 계약완료
☞ 라이센스 허여
 # 전용실시권 기술공급자와 기술도입자의 계약에 의하여 실시권의 범위내에서 당해 특허기술을 독점적으로 사용할 수 있는 권리로서 특허권자도 기술을 업으로 사용할 수 없음
# 통상실시권 기술공급자와 기술도입자의 계약에 의하여 실시권의 범위내에서 당해 특허기술을 비독점적으로 사용할 수 있는 권리로서 특허권자는 제3자에게 별도의 통상실시권 허여 가능 ☞ 기술과 관련된 경영자원과 함께하는 이전방식 기술을 거래함에 있어 그와 관련된 자본, 경영노하우, 설비, 핵심부품 등 관련 경영자원을 함께 거래하는 방식

☞ 기술력 보유기업 또는 자산의 M&A 방식 기술을 보유한 기업 전체를 매수하는 방식(M&A의 결과 자산을 매각하는 회사는 사라지게 됨)
 
☞ 기술자문 및 지도와 연계한 거래방식 기술자 파견 등을 통해 기술자문 및 지도를 라이선스 거래와 연계하는 방식

☞ 기 타 기술 자료의 매매에 의한 거래방식, 기술제휴에 의한 협력, 공동연구, 생산제휴 등

2) 단위연구계약에 의한 Know-how 기술이전 : 기업체와의 연구계약 중 추가적으로 연구기간 및 완료 후에 발생할 기술에 대하여 이전하는 경우(통상적으로 연구계약과 동시에 이루어짐)

흔히들 협상이란 의견 차이를 좁혀가면서 합의를 도출해 나가는 과정이라고도 하고, 협상 당사자 쌍방 혹은 다수가 WIN-WIN 하는 것이라 말하기도 합니다. 그로 인해 양 당사자가 협상을 했다는 것 자체가 이해관계가 일정정도 일치했다라고 볼 수 있으므로 그 쌍방의 이해의 폭을 좁힌다는 측면에서 접근한다면 더 효율적인 기술이전 협상이 될 수 있습니다.

반면 협상을 진행함에 있어서 깨진다는 말들을 많이 합니다. 협상의 대원칙은 협상을 깨뜨리지 않고 어떻게든 각각의 요구조건과 사항들을 점검 또는 수정해 가며 최종합의 지점까지 간다는 것입니다. 그러나 이러한 원칙에도 불구하고 협상이 깨지는 가장 큰 이유는 협상의 목표를 상호 잘못 설정하였기 때문이라 할 수 있습니다.

대학의 기술이전 업무에 있어서의 협상의 주체에 대해 여러 기술이전 사례들을 보면 발명자의 의사를 토대로, 학교정책 결정자들의 영향아래 대학 TLO가 협상을 진행합니다. 또한 기업 측에서는 기술개발실을 포함한 연구실, 그리고 기획실, 전략사업본부, 혹은 대표이사, 회장 등 다양한 조직에서 협상을 이끌게 됩니다. 협상에 임하는 쌍방의 조직과 모든 구성원들의 이해관계에 따라 협상이 진행되는 것입니다.

중요한 사실은 협상의 핵심 Key를 누가 쥐고 있느냐에 따라 협상의 결과는 달라질 수 있다는 것입니다. 기술이전 금액과 기술이전 범위들을 모두 연구자가 다 지정하여 TLO로 신고하는 경우와, 해당 발명자는 기술의 내용만 접근하고 기술이전의 조건과 범위는 TLO가 처리하는 경우가 있을 수 있습니다.

먼저 연구자가 기술이전의 모든 범위와 기업을 선택한 경우 TLO는 해당기술의 적정가치여부를 두고 고민하게 됩니다. 좀 더 좋은 조건으로 계약할 수 있지만 이미 연구자가 결정한 상태이기 때문에 어쩔 수 없이 계약을 진행하는 경우가 많기 때문입니다. 또한 TLO가 각종 전시회 및 상담회를 통하여 유망 수요기업을 발굴하였지만 연구실의 도움이 없어 계약진행을 중간에 멈추는 경우도 있습니다. 이 두 가지의 경우, 합리적이고 원활한 계약으로 이끌 수 있는 방법을 TLO가 준비해야 합니다.

기술이전절차의 초기단계인 기술이전 전략을 수립할 시기에 이미 내부 연구자와 TLO의 사전 의사소통 및 조율이 가장 핵심적이고 중요한 사항입니다. 기업과의 협상 시 연구자와 TLO 내부에 의견차이가 있다면 협상에 불리할 수밖에 없습니다. 연구자는 기술의 내용과 범위에 대한 조율을 하고, TLO는 기술료의 산정과 실시기간 등의 조율 등 기술이전 시 필요한 체크리스트에서 주협상자를 사전에 설정하는 것이 바람직합니다. 단순히 협상의 범위와 주도권만을 설정하는 것에서 그치는 것이 아니라 대학 TLO와 연구자의 신뢰 형성이 중요합니다. 연구실 방문과 연구자 면담 등을 통하여 신뢰도를 높이고, 협상에서 연구자와 TLO의 멋진 팀플레이가 도출될 수 있도록 지속적인 관계형성에 TLO가 더욱 더 매진해야 할 것입니다.

기술계약과 단순사업화에 마음이 앞서 연구자와 연구실의 신뢰 형성 없이 업무를 진행한다면, 결국 그 계약은 포기하는 편이 나을지도 모릅니다. 연구자와 기업이 TLO를 찾아오기 이전에 우수한 연구결과 창출을 유도하고 사업화를 고려한 권리확보에 힘쓰는 일이 먼저 선행되어야 합니다.

TLO 담당자들이 기술이전 업무를 수행하다 보면 기업체로부터 많이 받게 되는 질문 중에 하나일 것입니다. 갑자기 연락을 해와서 공과대학 모교수의 A 특허기술은 얼마냐고 물어봅니다. 선뜻 대답하기 곤란한 질문입니다. 대학의 특허기술 하나하나에 권장 소비자가를 표시해 놓을 수만 있으면 더할 나위 없이 좋겠지만 특허기술에 값을 매긴다는 일은 언뜻 생각해 봐도 그리 쉬운 일은 아닙니다. 그렇다고 한 건당 2~3천만 원의 비용이 든다는 기술가치평가를 모두 의뢰해서 기술의 가치(가격)를 알아본다는 것은 TLO의 예산도 문제이거니와 평가비용보다 적은 금액으로도 특허기술이 많이 이전되고 있는 현실에 비추어 볼 때 쉽게 선택할 수 있는 길은 아닙니다.

상황이 이렇다 보니 특정 기술에 관심을 표한 기업을 만나서 기술에 대한 검토가 일정수준 진행되었을 경우, 대학과 기업의 담당자는 서로 상대방에게 먼저 기술료를 제시하라고 미루거나 상대방이 생각하는 가격 수준을 알아내기 위해 눈치 작전을 펼치기도 합니다. 실제 대학의 특허기술이 거래되는 가격을 보면 적게는 수백만 원 단위에서부터 많게는 수십억 원 단위까지 그 편차가 매우 큰 편입니다.

합리적인 기술료를 결정하기 위해서는 해당 기술이 사업화 되었을 때 창출할 것으로 기대되는 미래의 수익을 현재가치로 환산한 금액이 될 것입니다. 그러나 기술을 팔고자 하는 대학과 기술을 사고자 하는 기업 어느 쪽도 객관적인 자료나 근거를 가지지 못한 채 가격협상에 임하고 있는 것이 현실입니다. 그렇게 수요 공급의 원칙으로 밀고 당기는 과정을 거쳐 적정선에 합의하고 있으며, 기술료를 산정하고 협상하는 구체적인 방법과 과정은 케이스별로 다릅니다. 다만 대학의 입장에서 참고할 만한 몇 가지 사항이 있습니다.

첫째, 기술료 금액이 대학과 기업 모두 수억 원 단위 이상을 예상하는 건이라면 상호 합의하에 믿을 만한 제3의 평가기관에게 기술가치평가를 의뢰하여 평가된 금액을 하나의 기준으로 삼는 것이 좋습니다. 기술가치평가 보고서에는 가격결정 과정에 사용한 데이터와 근거가 모두 포함되어 있으니 객관적이고 논리적인 가격 협상을 가능하게 해 줍니다. 가치평가에 소요되는 비용은 대학과 기업이 공동 부담하도록 사전에 합의하는 것이 좋습니다.

둘째, TLO 담당자의 입장에서 특허의 주 발명자인 교수님의 의견을 반드시 참고하여야 합니다. 교수님은 해당 기술 분야의 전문가이고, 당해 기술이 시장에 미칠 수 있는 파급력을 가장 잘 이해하고 계시는 분입니다. 또한 기술료 수입 발생 시 최고 지분을 확보하고 있는 이해 당사자로서 본인이 생각하고 있는 기대치가 있습니다. 따라서 교수님과의 내부 상담을 통해 희망 기술료 최저치를 반드시 확인하고 기업과의 협상에 임해야 할 것입니다.

셋째, 해당 특허기술이 개발된 연구개발비를 확인해 보시기 바랍니다. 기술가치평가 없이 대학에서 제시할 수 있는 가장 객관적인 자료는 해당 기술을 개발하는데 투입된 연구비일 것입니다. 이 때 대학 연구비에는 대부분 해당 교수님들의 인건비가 포함되어 있지 않음을 유념하기 바랍니다. 투입 연구비에 대한 자료를 준비해서 기업에 제시한다면 유용한 협상 자료가 될 것입니다.

넷째, 기업에서 지불 가능한 금액이 대학의 희망에 미치지 못한다고 포기해서는 안 됩니다. 대부분 기업이 처음에는 특허 양도를 희망하고 있지만 대학에서 선뜻 양도에 동의할 만큼 현금을 지불하려고 하지는 않습니다. 이런 경우에는 실시권을 허여하는 라이센스 계약을 적극 활용하기 바랍니다. 라이센스 계약의 경우, 선급기술료와 경상기술료를 합한 금액이 전체 기술료가 되는데 선급기술료를 적게 받는 대신 경상기술료를 높게 책정할 수 있으며, 경상기술료에 최저기술료를 적용한다면, 대학은 적정 기술료를 보장받게 됩니다. 실시권의 허여 범위(지역, 응용제품 등)를 기업 상황에 맞게 제한하여 부여하는 방식도 참조 바랍니다.

1. 목적 : 논문게재료 집행유연성(직접비/간접비 집행) 관련 안내

– 논문게재료의 경우, 직접비와 간접비를 통해 집행 가능함을 안내

2.관련 규정

1) 울산과학기술원 연구활동비 관리지침 제2조(사용용도)

연구활동비의 사용용도는 다음과 같다.

1~8. <생략>

9. 그 밖의 비용: 문헌구입비, 논문 게재료, 인쇄·복사·인화비, 슬라이드 제작비, 각종 세금 및 공과금, 우편요금, 택배비, 수수료, 공공요금, 일용직 활용비 등 연구개발과제와 직접 관련있는 그 밖의 비용

10. <생략>

2) 울산과학기술원 연구활동비 관리지침 제10조(논문 게재료)

국가연구개발사업에 대해 연구계획서 반영되지 않은 논문 게재료도 수행 중인 연구 목적에 부합할 경우 집행할 수 있다. 단, 지원기관의 별도 지침이 있는 경우에는 예외로 한다. (신설 2021.10.19.)

3) 울산과학기술원 간접비 관리지침 제4조(간접비의 사용 범위)

1. <생략>

2. 연구지원비

가. 기관 공통 비용 : 연구개발수행을 위한 기관 공통 경비

나. 사업단 운영비 : 연구개발과제의 효율적인 수행을 위하여 전문적인 과제관리를 위한 사업단·연구단 등이 운영되는 경우 그 운영비용 및 비품 구입 비용

다. 기반시설·장비 구축·운영비 : 연구개발 관련 기반시설 및 장비 운영비와 공동활용시설 내에 구축하는 연구개발시설·장비 구입비로 직접비로 계상되지 않는 비용

라. 연구실안전관리비 : 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」제22조제3항에 따라 확보해야 할 연구실의 안전 및 유지관리에 필요한 비용

마. 연구보안관리비 : 보안장비 구입, 보안교육, 보안취약점 진단, 보안사고 대응 지원 또는 보안컨설팅 등 연구보안 활동 관련 비용, 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제24조의2에 따른 기술자료 임치 관련 비용, 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」제10조제1항에 따른 국가핵심기술의 보호조치 관련 비용, 그 밖에 연구개발과제 보안을 위한 비용

바. 연구윤리활동비 : 연구윤리규정 제정·운영, 연구윤리 교육 또는 연구윤리 인식확산 활동 등 연구윤리 확립 및 연구부정행위 예방 등과 관련된 연구윤리활동 비용

사. 연구활동지원금 : 연구개발과제 수행을 위하여 필요한 것으로 학술용 도서·전자정보 구입비, 실험실 운영 지원비, 학술대회 지원비 또는 논문 게재료 등 울산과기원이 인정하는 비용(기본사업에 필요한 연구개발과제의 기획·평가 비용 등을 포함한다)

3. <생략>

Q : 논문발표 후에 출원하면 특허를 받을 수 없습니까?

A : 원칙적으로 공지된 발명에 대해서는 신규성 상실을 이유로 특허를 허여하지 않고 있습니다. 다만, 논문발표로 인하여 신규성을 상실한 경우에도 공지일로부터 6월내에 출원하고, 출원일로부터 30일 내에 증명서류를 제출하면 공지 예외규정을 적용받을 수 있습니다. 한편 해외 일부국가(예: 유럽, 중국)에서는 공지 예외규정이 없거나 범위가 아주 협소하여 논문발표 이후에 특허출원하는 경우 등록받지 못할 수 있습니다. 따라서 가급적이면 논문발표 이전에 특허출원을 하는 것이 발명을 완전하게 보호하는 방법입니다.

농림기술개발사업 FAQ 입니다.

업무에 참고하시기 바랍니다.

파일을 참고하여 주시기 바랍니다.